Companiile pot pierde protecţia asupra mărcilor înregistrate. Ce arată noile prevederi legislative

„România a adoptat nouă lege a mărcilor, la presiunea Comisiei Europene şi a transpus în legislaţia naţională o directiva a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci.

Legea 112/2020, de modificare şi completare a legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, a intrat în vigoare la 13 iulie 2020.

Actul normativ aduce multe noutăţi, printre care înlăturarea cerinţei reprezentării grafice a mărcilor, deschizând posibilitatea înregistrării unor mărci sonore, multimedia sau cu holograme, prin depunerea acestora la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi prin intermediul altor tipuri de fişiere sau suporturi.

S-a schimbat şi procedura de înregistrare a mărcii, care mai întâi intră în examinarea de fond, apoi, după admiterea la înregistrare, se deschide perioada opoziţiilor.

Mărcile lipsite de distictivitate pot fi înregistrate şi capătă caracter distinctiv prin utilizare nu numai în perioada anterioară depunerii cererii, ci şi prin utilizarea în perioada cuprinsă între depunerea cererii şi admiterea la înregistrare.

Din 14 ianuarie 2023, anularea unei mărci va putea fi cerută şi pe cale administrativă la OSIM, nu numai în faţă instanţei de judecată.

Aceeaşi procedura administrativă în faţă OSIM se deschide din 2023 şi pentru decăderea din drepturi a titularilor de marcă.

Ce se întâmplă cu mărcile deja înregistrate

Cea mai importantă modificare a legii, care ar putea trece neobservată şi poate afecta întinderea protecţiei, se referă la mărcile naţionale deja înregistrate.

După cum se ştie, produsele sau serviciile pentru care se solicită protecţia unei mărci se stabilesc în conformitate cu sistemul de clasificare NISA, instituit prin Aranjamentul de la NISA privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor.

Produsele şi serviciile sunt grupate pe clase, iar fiecare clasa NISA are un un titlu general.

Legea veche stabilea că atunci când se solicită înregistrarea unei mărci şi se indică titlul clasei, titularul mărcii avea protecţie pentru toate bunurile sau serviciile cuprinse un clasa respectivă.

Legea nouă stabileşte că indicarea termenilor generali din titlul unei clase NISA se interpretează ca incluzând doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicaţiei sau termenului general.

Aşadar, în cazul mărcilor care aveau menţionată doar indicaţia din titlul clasei, din 13 iulie 2020 legea recunoşte protecţia doar pentru produsele sau serviciile care au legătură cu sensul literal al indicatiei din titlul clasei.

Spre exemplu, titlul clasei NISA 38 este “telecomunicaţii”. Mărcile înregistrate care aveau menţionat la protecţie doar titlul clasei, vor avea în continuare protecţie pentru servicii acoperite literal de “telecomunicaţii” cum ar fi: comunicaţii prin telefoane celulare, comunicaţii prin terminale de calculator, trimiterea de mesaje, transmitere prin satelit, etc.

Însă anumite servicii din clasa 38 – „telecomunicaţii” nu au legătură cu sensul literal şi nu vor avea protecţie, cum ar fi: servicii de agenţie de presă sau furnizarea accesului la bazele de date.

Sau, alt exemplu: există foarte multe mărci înregistrate cu protecţie pentru clasa NISA 41 “Educaţie; furnizarea de instruire, divertisment, activităţi sportive şi culturale”. Ele vor avea în continuare protecţie pentru toate serviciile care au legătură în sens literal cu termenii din titlul clasei, cum ar fi organizarea şi susţinerea conferinţelor, publicarea cărţilor, producţie de teatru etc, dar nu vor mai avea protecţie pentru servicii de reporteri de ştiri, subtitrare, închirierea de jucării, care nu au legătură literal cu termenii din titlul clasei.

Nouă reglementare poate afecta şi titularii de mărci înregistrate pentru servicii de comerţ, încadrate la clasa NISA 35, care au menţionat la înregistrare doar titlul clasei - “publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; funcţii de birou”. Activităţile de comerţ nu au legătură în sens literal cu termenii generali din titlul clasei şi pot rămâne fără protecţie.

Ce trebuie să facă un proprietar de marcă

Legea nouă prevede că pentru aceste ipoteze la care am făcut referire, titularii mărcilor înregistrate doar cu titlul unei clase pot declara la OSIM până la 30 septembrie 2020 că intenţia lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicită protecţia unor produse sau servicii, altele decât cele acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, indicând care sunt acestea.

Dacă nu vor face declarariile la OSIM până la dată de 30 septembrie 2020, titularii de mărci care se vor regăsi în ipoteza prezentată vor pierde exclusivitatea şi protecţia cu privire la produsele sau bunurile care nu au legătură literal cu titlul clasei.

Având în vedere că nu s-au făcut informări publice cu privire la acest aspect, consider că termenul limita 30 septembrie 2020 fixat de legiuitor este mult prea scurt, aşa încât proprietarii de mărci să reuşească depunerea declaraţiilor.

Companiile din România, dar şi titularii persoane fizice ar trebui să facă o verificare a mărcilor din portofoliu şi dacă vor constată că protecţia a fost cerută doar pentru titlul unei anume clase şi că ei produc sau livrează servicii care nu au legătură doar cu înţelesul literal al termenilor din titlul clasei, trebuie să depună în termen, declaraţia la care se face referire în lege.

Dacă nu se vor face aceste declaraţii până la 30 septembrie şi dacă termenul nu va fi prelungit, singură soluţie pentru o protecţie eficientă ar fi depunerea unei noi cereri de marcă”.